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특허실용

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5. 실용신안의 기술평가제도

Ⅰ. 기술평가의 의의

실용신안의 기술평가제도는 무심사 등록 대상인 실용신안등록출원 또는 실용신안등록에 대하여 누구든지 당해 실용신안에 대한 취소결정 또는 유지결정의 기초가 되는 평가를 특허청에 청구하는 제도입니다.

Ⅱ . 기술평가의 입법취지

실용신안등록출원에 대하여 실체적 등록요건을 심사하지 않고, 조기에 권리를 부여하는 제도에 있어서는 등록요건을 엄격하게 심사하여 권리를 부여하는 심사주의하에서 보다 권리자와 제3자간의 분쟁이 많아질 것으로 예측됩니다. 이 경우 실용신안등록의 등록요건 유무를 다루기 위해서는 실용신안등록 무효심판을 청구하여 해결하여야 하나, 당사자에게 가는 경제적 부담 및 심판청구의 적체로 인하여 신속한 결정을 할 수 없게 되는 문제가 있습니다. 그러므로 등록된 권리의 등록요건 유무에 대해서 신속히 판단할 수 있는 방법을 제시한 것이 특허청 심사관에 의한 기술평가제도입니다.
무심사 등록주의 하에서의 실용신안의 등록된 권리가 등록의 실체적 요건을 구비하고 있는지에 대해서는 원칙적으로 분쟁 당사자간의 판단에 맡겨야, 하나, 권리의 유효서의 판단에는 기술성 및 전문성이 요구되므로 당사자간의 판단에 맡기기에 곤란하고, 권리행사를 받는 제3자가 불측의 손해를 입는 점도 예상된다. 따라서, 객관적인 판단자료의 제시를 위해서 심사관에 의한 공적인 평가제도를 도입하게 되었습니다.

Ⅲ. 기술평가의 요건

  • 1. 기술평가의 청구 대상 및 기간
  • 특허청에 기술평가를 청구할 수 있는 대상은 현재 특허청에 절차가 계속중인 실용신안등록출원의 고안 또는 권리가 설정된 등록실용신안입니다. 실용신안의 실용신안등록청구범위가 다항인 경우 청구항마다 기술평가를 청구할 수 없습니다. 따라서, 실용신안에 대한 기술평가의 기간은 실용신안등록출원시부터 등록실용신안이 소멸된 후라도 언제든지 청구할 수 있습니다. 또한, 국제실용신안등록출원에 대하여 기술평가를 청구할 경우는 기준일 경과 후에 할 수 있습니다.
  • 2. 기술평가의 청구인
  • 실용신안에 대해서 기술평가를 청구할 수 있는 자는 제한이 없다. 즉, 출원인, 실용신안권자 및 제3자 누구든지 기술평가를 청구할 수 있습니다. 실용신안등록출원인 또는 실용신안권자의 대리인에 의해서 청구를 하고자 할 경우 특별수권을 요하지 않고, 출원인 또는 권리자가 복수인일 경우에는 각자가 기술평가를 청구할 수 있다. 청구인이 재외자인 경우에는 특허관리인에 의해서 청구를 하여야 합니다.

Ⅳ. 기술평가의 절차

  • 1. 기술평가의 청구
  • 실용신안등록출원의 고안 또는 등록실용신안에 대하여 기술평가를 청구하고자 하는자는 특허청 소정양식의 기술평가 청구서를 작성하여 특허청장에게 제출하여야 합니다. 이 경우 소정의 기술평가 청구료를 납부하여야 합니다. 기술평가의 청구는 이를 취하할 수 없습니다.
  • 2. 기술평가
  • (1) 기술평가 주체
    실용신안에 대하여 기술평가의 청구가 있을 때에는 특허청장은 심사관으로 하여금 기술평가를 하도록 하여야 합니다. 기술평가를 심사관이 하도록 한 취지는 당해 기술분야의 특허출원을 심사하고 있는 심사관이 실용신안의 등록요건을 심사하는 것이 가장 객관적이고 신뢰도가 높기 때문입니다. 또한 심사관 합의체에 의하지 않고 단독으로 하도록 한 것은 기술 평가를 신속히 처리하기 위함이라 볼 수 있습니다.
    (2) 기술평가의 범위
    심사관이 등록실용신안에 대한 기술평가를 할 때, 평가하여야 할 범위는 실용신안등록 무효심판의 무효사유(실용신안법 제35조 제2항 단서에 위반된 경우 제외)와 동일합니다. 즉, 다음과 같은 사항에 대해서 평가를 합니다.
    ⅰ. 재외자인 외국인이 특허법 제25조 규정에 의한 상호주의에 입각하여 출원된 것인 여부
    ⅱ. 실용신안법 제5조의 실용신안등록의 요건, 즉 상법상 이용성, 신규성, 진보성 및 확대된 선원의 범위에 위배된 것인지 여부
    ⅲ. 실용신안법 제7조에 규정하고 있는 부등록 고안인지 여부, 즉 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 고안인지 여부
    ⅳ. 실용신안법 제8조 제1항 내지 제4항의 선후원관계에서 후출원인지 여부
    ⅴ. 실용신안법 제3항 및 제4항에서 규정한 명세서의 상세한 설명 및 실용신안등록청구범위의 기재불비가 있는지 여부
    ⅵ. 특허법 제33조에서 규정한 실용신안등록권자가 특허청직원(상속 또는 유증에 의한 권리자인 경우는 제외)인지, 고안자가 2인 이상인 경우 공동으로 출원한 것이 아닌지 여부
    ⅶ. 실용신안등록권자가 무권리자인지 여부
    ⅷ. 조약에 위반된 것인지 여부
    ⅸ. 실용신안등록된 후 상기 ⅰ 또는 ⅷ에 해당하게 된 것인지 여부
    (3) 선행기술의 조사
    특허청장은 심사관에 의한 실용신안 기술평가를 위하여 필요하다고 인정한 경우에는 전문조사기관에 당해 실용신안과 관련된 선행기술에 대하여 자료조사를 의뢰할 수 있습니다.
    이는 심사관이 기술평가를 위하여 특히 실용신안등록요건에 대한 신규성, 진보성 등을 평가할 때 선행기술을 검색하여야 하는데, 심사관의 업무부담을 경감시켜주기 위함과 동시에 검색하기 곤란한 자료 등에 관하여 효율적으로 검색이 이루어지도록 하여 기술평가의 신뢰성을 제고하기 위한 것입니다.
    (4) 기술평가 청구에 대한 결정
    가. 실용신안등록의 취소결정
    심사관은 실용신안 기술평가의 청구에 대하여 결정을 하여야 한다. 기술평가의 결과 전술한 기술평가의 범위에 해당하는 사유가 있는 경우에는 당해 실용신안등록을 취소한다는 취지의 결정(취소결정)을 하여야 한다. 이 경우 심사관은 결정을 서면으로 하여야 하며 그 등본을 송달하여 기술평가청구인 및 실용신안권자에게 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 합니다.
    심사관에 의한 취소결정이 확정된 경우는 실용신안권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 다만, 취소의 사유가 실용신안등록 후에 발생된 사유(상기 기술평가의 범위 중 ⅸ에 해당하는 경우)에 의해서취소결정이 확정된 때에는 그 사유가 발생한 때부터 실용신안권이 없었던 것으로 봅니다.
    기술평가의 결과로 인한 실용신안권의 취소결정에 대해서는 실용신안권자가 불복할 있다.취소결정에 불복하고자 할 경우 실용신안권자는 취소결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허심판원에 취소결정불복심판을 청구하여야 합니다.
    나. 실용신안등록의 유지결정
    심사관은 기술평가의 결과 전술한 기술평가의 범위에 해당하는 사유가 없을 때에는 그 실용신안등록을 유지한다는 취지의 결정(유지결정)을 하여야 합니다. 이 경우 실용신안법 제5조 제3항 및 제4항에서 규정한 소위 확대된 선원의 범위, 동법 제8조 제1항 내지 제4항에서 규정한 선후원 관계의 규정에 위반하는지 여부를 판단할 수 없을 때에는 그 취지 및 이유를 기재하여야 합니다. 이는 심사관이 실용신안등록에 대하여 무효심판등이 청구되었을 때 상급기관인 특허심판원에서 심판원으로서 명확하게 판단할 수 있도록 하기 위함입니다.
    심사관은 실용신안등록의 유지결정에 관한 기술평가의 결정을 서면으로 하여야 하고 그 등본을 기술평가청구인 및 실용신안권자에게 송달하여야 합니다. 기술평가의 결과인 실용신안등록 유지결정에 대해서는 불복할 수 없습니다.
    (5) 실용신안등록의 정정청구
    가. 정정청구
    실용신안권자는 심사관으로부터 실용신안등록의 취소이유를 통지받고 지정된 기간 이내에 의견서를 제출하는 경우 서면으로 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있습니다. 이는 명세서 또는 도면을 정정하면 취소이유를 해소할 수 있도록 하기 위한 규정입니다. 실용신안권자가 정정을 청구하고자할 때에는 정정한 명세서 또는 도면을 첨부한 정정청구서를 특허청장에게 제출하여야 합니다. 또한 실용신안권자가 복수인의 공동소유인 경우에는 공유자 전원이 정정을 청구하여야 합니다.
    나. 정정청구 사실의 통지
    심사관은 정정청구가 있는 때에는 기술평가청구인이 실용신안권자가 아닌 경우에는 그 기술평가청구인에게 정정청구서의 부본을 송부하여야 합니다.
    다. 정정청구의 범위
    기술평가의 취소이유에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기간에 청구할 수 있는 정정의 범위는 다음과 같습니다.
    ⅰ. 실용신안등록청구범위의 감축
    ⅱ. 오기의 정정
    ⅲ. 불명료한 기재의 석명
    또한, 상기의 정정의 범위에서 행한 정정에 의해서 실용신안등록청구범위가 실질적으로 변경되거나 확장되어서는 않되고, 위와 같은 범위에서 정정을 행한 등록실용신안의 명세서 또는 도면이 당해 실용신안권의 출원시를 기준해서 다시 심사하더라도 실용신안등록이 될 수 있는 상태이어야 합니다.
    상기 실용신안등록청구범위의 감축은 청구범위를 상위개념에서 하위개념으로 한정하거나 구성요건을 부가함으로서 구체화하는 것을 의미하고, 오기의 정정은 명세서 또는 도면 중에 잘못 기재된 부분을 정정하는 것을 의미하며 불명료한 기재의 석명은 명확하지 않게 기재된 설명 등을 더욱 상세하게 정정하는 것을 의미합니다.
    라. 정정의 효과
    실용신안등록에 대하여 정정이 허용된 경우는 그 정정된 명세서 또는 도면이 당해 등록실용신안에 대하여 출원되어 등록된 서류로 봅니다. 즉, 정정의 효과는 출원시까지 소급됩니다.
    마. 정정의 소급적취소
    등록실용신안에 대한 정정이 허용되어 기술평가의 결과가 유지결정으로 된 후에 전술한 정정의 범위를 위반된 것으로 인정된 경우, 청구범위가 실질적으로 변경되거나 확장된 것으로 인정된 경우 또는 출원시를 기준으로하여 무효사유가 존재하는 것으로 인정된 경우에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 봅니다.
    (6) 기술평가 절차의 중지
    기술평가에 있어서 필요할 때에는 이의신청에 대한 결정이 확정되거나 심결이 확정될 때까지 당해 기술평가 절차를 중지할 수 있습니다. 또한, 법원은 소송에 있어서 필요한 경우에는 기술평가의 청구에 대한 결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있습니다. 상기의 기술평가 절차의 중지에 대해서는 불복할수 없습니다.

Ⅴ. 기술평가의 역할

기술평가의 본질적인 역할을 실체심사가 되지 않고 등록된 권리에 의한 권리행사에 의해 제3자가 입을 수 있는 불측의 손해를 완화시키고자 하는 것입니다. 그러므로 직접적으로는 권리의 유효성의 직접적인 판단자료로서의 역할을 갖고, 현실적으로는 권리자 또는 제3가 그 평가의 내용을 검토해서 어느 청구항이 유효한 것인가를 판단하게 됩니다.

Ⅵ. 권리행사와 기술평가서

실용신안권자 또는 전용실시권자가 권리의 침해자에게 권리를 행사하기 위해서는 기술평가의 유지결정등본을 제시하고 경고하여야 합니다. 즉, 실용신안권자 또는 전용실시권자의 침해금지(가처분도 포함) 등의 권리행사는 먼저 그 침해자에게 경고를 하여야 하고, 그 경고에는 유지결정된 기술평가서의 제시를 의무화시킨 것입니다. 따라서 경고를 하지 않았거나 경고를 하였어도 유지결정의 기술평가서를 제시하지 않았을 때에는 침해소송을 제기해도 권리자의 청구는 인정되지 않습니다.

Ⅶ. 실용신안권자 등의 책임

실용신안권자 또는 전용실시권자는 자기의 실용신안권 또는 전용실시권의 침해자에 대하여 그 권리를 행사하거나 경고를 한 후에 그 실용신안등록에 대하여 실용신안등록 이의 신청에 의한 취소결정 또는 무효심판에 의한 무효심결이 확정된 때에는 그 권리의 행사 또는 경고에 의하여 상대방에게 입힌 손해를 배상할 책임을 집니다. 또한, 정정청구 또는 정정심판에 의하여 실용신안권의 설정등록시의 실용신안등록청구범위에 기재된 고안의 범위에 포함되지 아니하게 된 권리를 행사하거나 경고를하여 상대방에게 손해를 입힌 경우에도 배상 책임을 집니다. 다만, 기술평가에 의한 유지결정에 근거하거나 기타 상당의 주의를 하여 그 권리를 행사하거나 경고를 한 때에는 예외로 합니다.
이는 실용신안권자 또는 전용실시권자에게 무과실배상책임을 지도록 한 것으로서 여기에서 「기타 상당한 주의」의 의미는 기술평가서의 작성시에 조사 판단되는 선행문헌에 의해서 판단되지 않은 사항 등에 대해서도 권리자가 기울였어야 할 상당한 주의를 의미합니다.