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특허강좌

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12. 소송

Ⅰ. 특허소송의 종류

  • 1. 특허침해소송
  • 특허소송은 권리침해 여부를 지방법원에서 다투는 민사소송인 특허침해소송과 특허심판원에서의 심결 등의 취소를 구하는 심결취소소송이 있습니다. 특허침해소송은 침해금지청구권의 행사에 의한 소송과 손해배상청구권에 의한 소송으로 대표됩니다.
  • 2. 심결취소소송
  • 특허법원에서 행하는 심결취소소송은 행정청의 처분에 대해 불복하는 것은 행정소송법에 의해 소송을 제기할 수 있으나, 특허에 관한 것에 대해서는 행정법에 의한 특별법에 해당하는 특허법에 규정함으로써 특허법에 규정된 특허법원에의 소송이 우선적으로 적용됩니다.
    이는 일반 행정과는 구별되는 기술상의 전문성을 찾기 위한 방법이라 볼 수 있습니다. 그러므로 심결취소소송은 특허심판원의 심결 등의 취소를 구하는 소송입니다.

Ⅱ. 심결취소소송

  • 1. 특허심판의 위헌논쟁
  • 특허에 관한 분쟁은 심판, 항고심판, 대법원에의 상고라는 절차로 진행되어 오던 구법에 대해서 1980년 후반, 특히 항고심판에 대하여 국민이 법관에 의해서 재판(사실심리)을 받을 권리가 박탈되고 있다. 해서 위헌문제가 제기되어 사회적인 논쟁의 대상이 된 바 있습니다. 그 결과 사법부에서는 법원조직법을 개정하여 특허법원을 설립하고 특허청에서는 특허심판원을 설립하기로 관련법이 개정되었습니다. 따라서 특허심판원에서 심판으로 진행하고 그 심결에 불복하는 자는 특허법원에 취소소송을 제기하고, 또한 특허법원의 판결에 불복하는 자는 대법원에 소를 제기할 수 있도록 하여 1998년 3월 1일부터 시행하였습니다.
  • 2. 취소소송의 성격
  • (1) 심급
    소송에 관하여는 1심에 해당합니다. 그러나 준사법기관인 특허심판원에서의 심판에 의한 1심을 거친 것이므로 실질적으로는 항소심 절차와 같은 성격을 갖는다고 볼 수 있지요.
    (2) 일반행정소송과의 차이점
    일반행정소송은 행정청의 구체적 행정처분 그 자체가 소의 대상이지만 특허소송은 행정청인 특허청의 1차 결정에 대한 사항이 직접 대상이 되는 것이 아니고 특허심판원의 심결이 소의 대상이 되는 점에서 차이가 있습니다. 그러나 법의 적용은 행정소송법, 민사소송법의 순서로 적용합니다.
  • 3. 특허법원
  • (1) 지위
    특허법원은 고등법원급 전문법원으로서 서울가정법원, 행정법원과 같이 전문성을 제고하여야 할 사건을 관할하는 전문법원입니다.
    (2) 재판부의 구성(법원조직법 제28조의 3 제1항)
    특허법원에는 법관 3인 합의부를 두고 있습니다. 구법하의 특허청 항고심판의 규모로 미루어 볼 때 합의부가 2 내지 3개 정도를 두는 것을 예상할 수 있습니다. 향후에는 각 합의부의 세분화, 즉 특허부·실용신안부·상표부 및 의장부로 나누어 설치하는 것이 바람직하나 사건의 규모를 예상할 때 아직은 세분화까지는 불필요하다고 봅니다.
    합의부를 구성하는 일반 고등법원의 관행처럼 특허법원의 법관은 재판장이 25년 내지 30년 정도의 경력, 배석판사는 10년 내지 15년 정도 경력의 고등법원 판사로 지정되어 있습니다.
    (3) 기술심리관(법원조직법 제54조의 2 제1항 내지 제3항)
    1) 법적 성격 심결취소소송의 심리 및 판결의 보조기관으로서 기술심리관을 둡니다.
    2) 지 위 법원이 필요하다고 인정되는 경우 결정으로 기술심리관을 소송의 심리에 참여하게 할 수 있고, 기술심리관은 재판장의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문할 수 있고, 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있습니다. 이는 독일의 기술판사와 일본의 조사관의 절충적인 지위를 갖는다고 볼 수 있습니다.
    3) 기술심리관의 제척·기피·회피 특허법원의 기술심리관에 대해서는 특허심판의 심판관의 제척 및 기피규정을 준용한다. 기술심리관의 제척·기피의 재판은 그 소속법원이 결정으로 하여야 합니다. 또한 기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정하는 경우에는 특허법원장의 허가를 얻어 당해 재판에서 회피할 수 있습니다.(특허법 제188조의 2).
    (4) 특허법원의 전속관할
    특허법원의 전속관할은 특허심판원에서 한 특허심판의 심결에 관한 소, 특허법 제170조 제1항에 의한 거절사정에 대한 불복심판 심리중의 보정각하결정에 대한 불복의 소 및 심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 불복의 소입니다.
  • 4. 소의 제기
  • (1) 소를 제기할 수 있는 자
    특허법원에 취소소송을 제기할 수 있는 소송당사자는 당해 특허심판이나 재심의 당사자·참가인 또는 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자로 제한됩니다.
    여기에서 참가신청이 거부된 자도 소송당사자로 인정하는 취지는 심판에 참가신청을 했다가 거절된 자는 당연히 소제기권자가 될 수 없으나, 특히 이러한 자에게 소를 제기할 수 있도록 하는 이유는 참가신청의 거절결정에는 심판의 지연을 방지한다는 정책적인 이유로 불복을 할 수 없도록 하고 있지만, 직접 특허법원에 소를 제기하여 법원에서 [이해관계]를 인정받는 경우에는 본안까지도 다툴 수 있게 하여 우회적으로 참가신청의 거절에 대하여 불복을 인정하고자 함입니다.
    그러므로 취소소송의 당사자는 원고는 심판의 당사자·참가인 및 참가거절자이고, 피고는 사정계 및 심판청구서 각하결정, 재심청구서 각하결정의 취소 사건인 경우에는 특허청장이고, 당사자계 사건은 당해 심판의 청구인 또는 피청구인입니다.
    (2) 소의 제기시기
    특허법원에 소를 제기할 수 있는 시기는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내이다. 이 기간은 연장이 불가능한 불변기간입니다. 이 소를 제기할 수 있는 기간을 경과해서 제기된 소에 대해서는 변론을 거치지 않고 판결로 각하합니다.(민사소송법 제205조).
    (3) 소의 제기대상의 제한
    심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없습니다.(특허법 제186조 제5항). 이는 특허심판의 청구대상에 대하여 소를 제기할 때에는 특허심판원의 심판절차를 거쳐서 나온 심결에 대해서만 제기할 수 있게 함으로써 특허심판원의 심판을 거치지 않고 소송을 제기하는 것을 금지시켰고, 또한 심결을 거친 경우에는 이에 대하여 특허법원의 전속관할로 하여 행정소송과 같은 다른 쟁송절차로 소송을 제기할 수 없게 하였습니다. 또한 본안과는 별도로 대가 및 심판비용의 심결 또는 결정에 대한 독립된 소를 제기할 수 없습니다.
    (4) 소제기의 통지
    특허법원은 소의 제기가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 합니다. 또한 소송절차가 완결된 때에는 지체없이 그 사건에 대한 각 심급의 재판서 정본을 특허심판원장에게 송부하여야 합니다.(특허법 제188조).
  • 5. 참 가
  • 취소소송에의 참가에 관해서는 특허법상의 참가제도가 적용되지 않습니다. 참가의 허용여부에 대해서는 명문의 규정이 없지만 보조참가는 허용해야 한다는 주장이 있습니다.
  • 6. 소송대리인
  • 특허법원에서의 소송대리는 변리사 또는 변호사가 할 수 있다. 즉 변리사의 소송대리권에 대해서는 변리사법 제8조와 민사소송법 제80조 제1항 규정의 법률에 의하여 재판상의 행위를 할 수 있는 자에 해당하므로 당연히 인정됩니다. 그러나 변리사의 소송대리권 중 반소, 강제집행, 가압류, 가처분에 관한 소송행위, 변제의 수령에 관한 사항은 그 대리권이 제한되어 있습니다.
    또한 사정계 사건에 대해서는 특허청장이 피고가 되므로 특허청 송무실의 직원이나 당해 심판을 심결한 심판합의체의 심판관을 지정대리인으로 할 수 있습니다.

  • 7. 변 론
  • (1) 의의
    취소소송에서 변론이란 기일에 법원의 공개법정에서 당사자 쌍방이 구술에 의하여 판결의 기초가 될 소송자료, 즉 사실과 증거를 제출하는 방법으로 소송을 심리하는 일체의 행위절차를 의미합니다. 협의로는 특히 당사자의 소송행위와 증거조사만을 의미하고, 일반적인 의미로는 최협의로 해석하여 증거조사를 제외하고 소송행위만을 의미합니다.
    (2) 필요적 변론
    심결취소소송에 대한 판결은 반드시 선고하여야 하는 필요적 변론에 해당합니다.(특허법 제189조 제1항).
    (3) 변론의 제원칙
    특허법원의 취소소송에 대한 변론의 원칙은 특허심판에서도 적용되는 다음과 같은 원칙이 적용됩니다.
    ⅰ) 공개심리주의
    ⅱ) 쌍방심리주의
    ⅲ) 구술심리주의
    ⅳ) 직접심리주의
    ⅴ) 처분권주의
    (4) 변론주의와 직권탐지주의
    취소소송 절차의 원칙에 대하여 민사소송의 변론주의를 적용하는지, 행정소송이나 특허심판의 직권탐지주의를 적용하여야 하는지가 문제됩니다. 심결취소소송은 소송의 성격상 원칙으로는 변론주의이지만, 실질적인 면에 있어서는 공익의 견지에서 직권탐지주의가 가미된 형태라 할 수 있습니다.
  • 8. 소송의 종료
  • 특허법원은 소가 제기된 경우 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로서 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. 즉 특허법원에서 그 사건에 대하여 자판을 할 수 없다.
  • 9. 판결의 효력
  • 특허심판원의 심판관은 특허법원에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 합니다. 이 경우 당해 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속합니다.

Ⅲ. 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소송

  • 1. 의 의
  • 특허법에 의한 절차에 의해서 결정된 보상금 또는 대가에 대해서는 그 보상금 또는 대가만을 위한 불복을 할 수 없습니다. 이를 위해서는 그 보상금 및 대가에 대하여 심결 또는 결정을 받은 자가 일반법원에 소송을 제기하여 그 불복을 행사할 수 있습니다.
  • 2. 소의 대상
  • (1) 비밀취급 등에 대한 보상금
    정부에 의해서 국방상 필요한 발명으로서 비밀취급 명령을 받은 발명은 그 비밀취급에 따른 손실에 대하여 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 합니다. 또한 그 발명에 대하여 특허하지 아니하거나 수용한 경우에도 정부는 정당한 보상금을 지급하도록 하고 있습니다.(특허법 제41조 제3항 및 제4항). 이때의 보상금이 소의 대상이 됩니다.
    (2) 국방관련 특허에 대한 보상금
    정부 또는 정부 외의 자가 국방상 필요한 특허에 대하여 특허권을 수용하거나 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하도록 하고 있습니다.(특허법 제106조 제3항). 이 보상금에 대한 불복의 소송을 제기할 수 있습니다.
    (3) 재정에 의한 통상실시권의 대가(특허법 제110조 제2항)
    재정에 의해서 통상실시권을 획득하는 자는 재정서에 명시된 대가를 지불하여야 한다. 이때 그 대가에 대하여 불복의 소송을 제기할 수 있습니다.
    (4) 심판에 의한 통상실시권의 대가(특허법 제138조)
    타권리와 이용·저촉관계에 있는 권리자가 자기의 특허권을 실시하기 위해서는 타권리자의 동의를 얻어야 합니다. 그러나 동의를 얻을 수 없을 때에는 심판을 통해서 통상실시권을 획득할 수 있습니다. 이때 그 통상실시권의 대가는 심판에 의하여 결정된다. 이 대가에 대한 불복의 소를 제기할 수 있습니다.
  • 3. 피고 적격
  • 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소송에 있어서는 다음에 해당하는 자를 피고로 해야 합니다.
    ⅰ) 제41조 제3항 및 제4항의 규정에 의한 보상금에 대하여는 보상금을 지급할 관서 또는 출원인
    ⅱ) 제106조 제3항의 규정에 의한 보상금에 대하여는 보상금을 지급할 관서·특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자
    ⅲ) 제110조 제2항 제2호 및 제138조 제4항의 규정에 의한 대가에 대하여는 통상실시권자·전용실시권자·특허권자·실용신안권자 또는 의장권자